Sınai Mülkiyet Kanunu(SMK) markanın kullanılması zorunluluğu getirmiştir. Tescilinden itibaren 5(beş) yıl içerisinde markanın ciddi bir kullanımı olmazsa marka hükümsüzlük davasıyla iptal edilebilir, marka Türk Patent’teki marka tescilindeki itiraz prosedüründe marka başvurusu sahibinin kullanım kanıtı talebi üzerine itiraza temel olamayabilir, marka kullanılmıyorsa marka hükümsüzlüğü veya marka ihlali davalarına davalının markanın kullanılmadığı yönündeki defisi üzerine kullanılmayan mal veya hizmetler açısından marka davanın temeli olamayabilir. Bunun anlamı SMK’nın getirdiği yeni sistemde marka hükümsüz kılınmasa bile 5(beş) yıldan beri kullanılmadığı mallar ve hizmetler açısından fiilen geçerliliğini yitirir.
Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 9. maddesinde; tescilli bir markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmaksızın tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmaması ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilmesi halinde markanın iptaline karar verileceği hükme bağlamaktadır.
Marka kullanmama davalarında davalı taraf olan marka sahibinin markasını “ciddi” şekilde kullandığını kanıtlaması gerekmektedir. Kullanmama davalarında sınıf alt sınıf ayrımı yapıldığından marka somut olarak hangi mallar için kullanılıyorsa, markanın hangi mallar için kullanıldığı ispatlanabiliyorsa o mallar için marka kullanmama nedeniyle iptalin sonuçlarından kaçınabilecektir.
Örneğin marka;
10. Sınıfta: Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için alet, cihaz ve mobilyalar. Yapay organlar ve protezler. Tıbbi ortopedik malzemeler. Ameliyathane giysileri ve steril örtüler. Biberonlar, biberon emzikleri, emzikler, bebekler için diş kaşıyıcılar.
44. Sınıfta: Tıbbi hizmetler. Güzellik bakımı hizmetleri. Veterinerlik ve hayvan üretme, besicilik, nalbantlık ile ilgili hizmetler. İşyeri ve personel sağlığı ile ilgili danışmanlık hizmetleri.
emtiasında tescilliyse ve kullanım mesela sadece 44. sınıfın 02. alt sınıfındaki “güzellik bakımı hizmetleri” için kullanılıyorsa bu hizmet örneğin 44. sınıfın 01. alt sınıfındaki “tıbbi hizmetler”e benzer bile olsa marka sadece 44. sınıfın 02. alt sınıfındaki “güzellik bakımı hizmetleri” için ayakta kalabilecek diğer mal ve hizmetler için kullanmama nedeniyle iptal edilecektir.
Kullanmama davalarında karşılaştığımız diğer bir husus da ispat ile alakalıdır. Marka sahipleri markalarını fiilen kullansalar bile özellikle hizmet sektöründe bu kullanımlara ilişkin hizmetin içeriğini yansıtan fatura gibi evraklar bulunmadığından kullanımın ispatı hususunda zorluklar yaşanmaktadır.
Bu hususta son olarak markayı sadece kullanmak da yetmez, markanın “ciddi kullanılması” gerekmektedir. Bunun anlamı markanın iptal edilmesini önlemek için sembolik kullanımlar değil markanın hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde piyasa yaratacak kadar kullanımının ispatı gerekmektedir. Bu her olaya göre her markaya göre ve özellikle markaların kapsamındaki mal ve hizmetlere göre ayrı ayrı değerlendirilir. Örneğin 39. sınıftaki “boru hattı ile taşıma hizmetleri” açısından birkaç yılda bir yapılan bir kontrat veya faturalandırma yeterli görülebilirken 30. sınıftaki bir günlük tüketim malzemesi olan “bisküviler” için daha yoğun daha yaygın bir kullanım ancak “ciddi kullanım” kapsamında değerlendirilebilecektir. Dolayısıyla kullanmama nedeniyle iptal davasında iştigal konusu markanın kapsamındaki mal ve hizmetleri sınıf alt sınıf olarak ele alıp ilgili piyasa şartlarını da dikkate alarak değerlendirme yapmak gerekecektir.
Kullanmama nedeniyle markasının iptali istenen davalı açısından sunulan delillerin yeterli olduğu, uygun şekilde sunulduğu, yıllara yayılan yoğun kullanımı iptal konusu mal ve hizmetler açısından açıkça gösteriyor olması hususları üzerinde durulur.
Kullanmama nedeniyle markanın iptalini talep eden davacının ise marka sahibi davalı tarafından kullanmaya ilişkin sunulan delilleri detaylı bir şekilde sınıf ve alt sınıf ayrımı yaparak değerlendirmesi, markanın kullanım şeklini ve tescil edildiği gibi mi kullanıldığını incelemesi, faturalarda markanın neye ilişkin kullanıldığının açık olup olmadığını değerlendirmesi, kullanımın “ciddi kullanım” kapsamında olup olmadığını kapsamındaki mal ve hizmetler esas alınarak değerlendirmesi gerekmektedir.
Markanın iptali davalarında işin büyüğü delilleri toplayıp sunacak olan marka sahibi davalıda gibi gözükse de davacının da başarılı bir sonuç alabilmesi için detaylı bir çalışma yapması gerekmektedir. Açık olan şudur ki markanın kullanılmaması nedeniyle iptali davalarında tarafların derin bir sınıf alt sınıf bilgisi olması ve bu bilgilerini davada titizlikle kullanmaları gerekmektedir.
Uygulamada nasılda bilirkişinin bu değerlendirmeyi yapacağı düşünülse de delillerin fazlalığı ile bilirkişilerin de birçoğunun sınıf alt sınıf ayrımı konusunda derin bir bilgiye sahip olmamaları ile ciddi kullanım hususunda sınıflar esas alınarak değerlendirme yapmanın birçok olayda atlanması nedeniyle bu hususlara bilirkişinin dikkatini çekmek ve bu hususlarda rapora gerekli beyanlarda bulunmak elzemdir.
Tescilli markanın kullanılmamasına bağlanan hukuki sonuçlardan diğer bir tanesi de 6. maddenin 1. fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında, 19. maddenin ikinci fıkrası hükmünün def’i olarak ileri sürülebilecek olmasıdır. Yani marka sahibi, sonraki tarihli markanın hükümsüzlüğünü talep ettiğinde, karşı taraf davacının tescilli markasını beş yıldan daha uzun süredir kullanmadığı def’ini ileri sürebilecektir.
Bu hüküm aslında tescilli marka sahibinin sonraki tarihli marka başvurusuna itiraz etmesi halinde ileri sürülebilecek olan kullanmama def’i ile paralel bir imkândır.
Kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde ise dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru tarihinde davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı markasını 19. maddenin 2. fıkrasına göre markasını kullandığını ispatlamalıdır.
SMK m. 29/2’ye göre; 19. maddenin ikinci fıkrası hükmü tecavüz davalarında def’i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır.
Bunun anlamı tecavüz davası açana karşı markasını kullanmadığı yönünde savunma yapılması halinde davacı tarafın davayı kazanması için ciddi kullanım kanıtı sunması gerekecektir. Bu durum özellikle markasını asıl kullandığı alanın dışında marka tescili yapanlara külfet yüklemektedir. Kullanım hangi emtia için ispatlanırsa marka sanki sadece o emtiada tescilliymiş gibi dikkate alınır, markanın kullanılmadığı mal ve hizmetler dikkate alınmaz.
Son olarak markanın kullanılmaması marka itirazı aşamasında da ileri sürülebilmektedir. SMK m. 19/2’deki “Yayıma itirazın incelenmesi” başlıklı düzenlemeye göre; SMK m. 6/1 kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibi itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasını talep edebilir.
İtiraz sahibi tarafından kullanımın ispatlanamaması halinde söz konusu gerekçe markalar SMK m. 6/1 kapsamında yapılacak inceleme açısından dikkate alınmaz. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.
Yukarıda bahsettiğimiz markanın ciddi kullanımı, markanın kullanımında sınıf ve alt sınıf ayrımı yapılması, markanın tescil edildiği şekilde kullanıldığının kanıtlanması, markanın kullanımına ilişkin faturalardan neye ilişkin bedel alındığının saptanabilmesi gibi hususların değerlendirilmesi gerekmektedir. Marka itiraz prosedürünü oldukça karmaşıklaştıran bu prosedür marka itirazlarında daha teknik hukuki değerlendirmeler yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
Markaya ilişkin “kullanmama” konusundaki değerlendirmeler ile delillere ilişkin prosedürel değerlendirmeleri içeren ekteki karar incelendiğinde yukarıdaki paragraftaki hususlar net olarak gözlemlenebilecektir.
Markanın Kullanılmamasının Haklı Bir Nedene Dayanması
Markanın “CİDDİ” Kullanımı Kavramı
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/623641
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/B4609CED-66A9-4096-A33A-DA99A1A0DE04.pdf
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45983.pdf
