SMK m. 5/2 uyarınca, bir marka başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal ve hizmetler bakımından kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmışsa bu markanın tescili SMK m. 5/1 b, c, d maddeleri kapsamında reddedilemez.
SMK m. 25/4’e göre ise; SMK m. 5/1 b, c, d uyarınca tescil edilmiş olup da hükümsüzlük talebinden önce ayırt edicilik kazanmış markalar hükümsüz kılınamaz.
Buna göre, cins vasıf bildiren, coğrafi kaynak bildiren, malların diğer özelliklerine atıf yapan işaretler kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmışlarsa tescil edilebilirler veya tescil edilmişlerse hükümsüz kılınamazlar.
Yargıtay HGK emsal bir kararında, kullanım yoluyla ayırt edicilik hususunun buna dayanan tarafından açıkça ileri sürülmediği müddetçe Hakim tarafından dikkate alınamayacağına, hükmetmiştir(Yargıtay HGK 2011/11-9 E. 2022/249 K. T. 29.04.2011).
SMK’daki “ayırt edicilik kazanma” kavramının en önemli özelliği sadece somut ayırt ediciliği bulunmayan markaların kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanabileceği yani marka olma vasfını hiçbir şekilde içermeyen işaretlerin kullanım yoluyla da ayırt edicilik kazanamayacağının açıkça düzenlenmiş olmasıdır.
Marka olamayacak bir işaretin tescil edilebilmesi için kullanım ve sarf edilen emek o kadar yoğun olmalıdır ki müşteriler açıkça tasviri olan bir ibareyi artık tek bir teşebbüsün markası olarak görmelidirler. Bir işaretin ayırt edicilik kazanması için o işareti kullananın ilgili sektörde kendisini o işaretle kabul ettirmiş olması o işaretle tanınmış olması o işareti kendisine bağlamış olması gerekir.
Kullanım yoluyla ayırt edicilik değerlendirmesi yapılırken; marka olarak tescil edilmek istenilen işaretin kullanım yoğunluğu, coğrafi olarak kullanımının yaygınlığı, markaya yapılan yatırım miktarı, markayı belli bir teşebbüs ile özdeşleştirenlerin oranı, ticaret ve sanayi odaları ile diğer meslek kuruluşlarının görüşleri, dikkate alınır(Yargıtay 11. HD E. 2006/13826 , K. 2008/588 T. 28.01.2008 Fashion TV kararı).
Bu konudaki en bilinen içtihat SAHİBİNDEN kararıdır. Sahibinden kararında Yargıtay SAHİBİNDEN ibaresinin 1999 yılından itibaren kullanıldığını belirterek 35. sınıf kapsamındaki satış, pazarlama hizmetleri açısından tescil edilebileceğine hükmetmiştirYARGITA 11. HUKUK DAİRESİ E. 2014/14111 K. 2015/260 T. 14/01/2015 https://www.emrekurt.av.tr/blogs/2020/01/23/alan-adi-marka-tescili/
Konuyla alakalı bir başka meşhur örnek ise BROWNIE’dir. Bir kek cinsi olduğu aşikar olan BROWNIE kelimesinin kekleri de kapsayacak şekilde tescilinin Türk Patent tarafından reddi üzerine ETİ’nin açtığı dava BROWNI’nin kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmamış olduğu gerekçesiyle aksi yöndeki mahkeme kararının Yargıtay tarafından bozulmasıyla sonuçlanmıştır(Yargıtay 11. HD E. 2016/4981 K. 2017/6649 T. 28.11.2017).
İstanbul BAM 44. HD E. 2020/1062 K. 2022/1599 T. 22.11.2022 kararında içecekler ile alakalı renklerin tesciliyle alakalı yaptığı değerlendirmede kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanma hususunun sektörel bilirkişi tarafından değerlendirilmesi gerektiği, ileri sürülmeden hakim tarafından kullanım yoluyla kazanılacak ayırt edicilik hususunun dikkate alınamayacağı, hususları dile getirilmiştir; Mahkemece; davalının renk markalarının kullanımla ayırt edicilik kazandığı, davalının … ibaresi ile markaları kullandığı ve içeceklerin üzerinde de markanın menşeinin yazıldığı, tüketicinin içecek konusunda tercihini renklere göre yapmadığı, içeceğin üzerindeki markayı esas aldığı, dava konusu markaların tanımlayıcı olmadığı, bu itibarla tüm markalar yönünden hükümsüzlük koşullarının bulunmadığı gerekçelerine dayanılarak davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır. Ancak kullanım yoluyla ayırt edicilik iddiasının ancak def’i yoluyla ileri sürülebilmesi mümkün olup, davalı yanın süresi içerisinde davaya cevap vermeyerek bu hususu aşamalarda ileri sürmüş olmasının savunmanın genişletilmesi mahiyetinde olduğu, davacı yanca savunmanın genişletilmesine açıkça muvafakat verilmediği, somut olayda savunmanın genişletilmesi istisnasının da yer almadığı dikkate alındığında, Mahkemece; davalı markasının kullanım yoluyla ayırt edici hale geldiği yönündeki değerlendirmesinin hatalı olduğu kanaatine varılmıştır. Diğer yandan davalı markalarının tanımlayıcı olduğuna ilişkin iddia incelendiğinde; Mahkemece yapılan değerlendirme ile davalı markalarının ayırt edici nitelikte olduğuna dayanan ve ayrıksı rapor sunan bilirkişi incelemesine dayanarak, davanın reddine karar verilmiş ise de; dosyaya sunulu raporların, davalı markalarının, ürünün kullanıcıları nezdinde karakteristik özellik olarak algılanıp algılanamayacağı, bu bağlamda cins, çeşit, vasıf, kalite, amaç, değer, belirten veya malın diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmayı münhasıran veya esas unsur olarak içeren marka olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda yeterli teknik bilgiyi içermediği, aynı şekilde davalı marklarının soyut renk kombinasyonlarından oluşan bir marka mı, yoksa bir şekil markası mı olduğu, ihtimallere göre ayırt ediciliklerinin bulunup bulunmadığı hususlarında da yeterli değerlendirmeyi içermediği, bu konuda sektörden temsilcinin de bulunduğu yeni bir bilirkişi kurulundan görüş alınmak suretiyle hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Uygulamada ayırt edici niteliğini değiştirmeden kullanım da “kullanım” kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kullanım yoluyla ayırt edicilik değerlendirmelerinde de karşımıza çıkmaktadır. Lakin markalar kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığını öne sürdükleri örneğin MİLKA’nın mor rengi, Shell’in Sarı rengi, Nestle’nin KİTKAT gofreti, Apple’nin IWATCH, Eti’nin Browni’si gibi işaretleri münferiden değil de genelde markalarıyla birlikte kullanmaktadırlar. Bu durumda ayırt edici olmayan işaretin markadan bağımsız olarak ayırt edicilik kazanıp müşterilerce özdeşleştirildiğini ortaya koymada özellikle müşterileri ve meslek odalarını işe dahil etmek anketle ve meslek odasının görüşüyle işaretin ilgili sektörde başlı başına marka olarak algılanıp algılanmadığını belirlemek önem kazanmaktadır.
Soyut Ayırt Edicilik Somut Ayırt Edicilik
Ankara Kahve Festivali, Markanın Ayırt Ediciliği 2320
Fırınburger, Kullanımla Ayırt Edicilik Kazanma, Bilirkişi Görüşü 1985
Ayırt Edicilik Araştırması, Bilirkişi İncelemesi
