Sınai Mülkiyet Kanunu m. 9
Markanın kullanılması
SMK Madde 9- (1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil
edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde
kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.
(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:
a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.
b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.
(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından
kullanım olarak kabul edilir.
Markaların Korunması Hakkındaki KHK m. 14’e denk gelen ancak iptal edildiği için birçok soruna yol açan “markanın kullanılması” hususu SMK ile detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.
SMK m. 9 anlamında kullanım markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden yani özüne dokunmadan marka tescilinin kapsamındaki mal veya hizmelerle alakalı kullanımdır.
Markanın kural olarak sahibi tarafından kullanılması gerekli olsa da marka sahibinin izni ile yasal olarak başkaları tarafından kullanımlar da SMK m. 9 anlamında kullanımdır. Ancak izinsiz ve yetkisiz kullanımlar SMK m. 9 anlamında kullanım değildir.
İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 16. HUKUK DAİRESİ
E. 2019/481 K. 2021/2176 T. 23.12.2021
.İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 14.11.2018 tarihli 2017/154 E.- 2018/437 K. sayılı kararıyla; “…Davalının iptali istenen emtia sınıfında ciddi kullanıma ilişkin faaliyetini ispat edemediğinin anlaşıldığı, ispat yükünün kullanmamaya dayalı hükümsüzlük istemlerinde davalıda olduğu; alınan bilirkişi raporu kapsamına göre; dava konusu marka davalı tarafından … Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca kullanma olarak kabul edilen şekilde tescil kapsamındaki mallar için kullanılmadığı” gerekçesiyle; “Davanın KABULÜNE, davalı adına … numara ile tescilli … markasının kullanmama nedeniyle 6769 Sayılı SMK göre HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, ( iptaline ) karar verilmiştir.
Dosya içerisinde bulunan TPMK tescil belgesinden, davaya konu 29/01/2008 başvuru tarihli … markasının 29,30,32. sınıf için 17/09/2009 tarihinde tescil edildiği anlaşılmıştır. İlk derece mahkemesince davalı şirket defterleri ve dayanak belgeler, faturalar mali müşavir bilirkişi vasıtasıyla incelendiği, alınan 22.6.2018 tarihli raporda; davalının”…” ibareli markayı tescil ettirilmiş olduğu emtialar yönünden herhangi bir mal ve hizmet sınıfında kullanımına rastlanmadığının bildirildiği anlaşılmıştır.
Davalı vekilinin rapora karşı beyan dilekçesinde;… Reklam – … tarafından düzenlenen 10.05.2017 tarih 23214 no.lu “Grafik Tasarım Bedeli”, … Marka Danışmanlık A.Ş. Tarafından düzenlenen 01.12.2015 tarih … no.lu “12/2015 Kreatif Hizmet Bedeli”,“… Reklamcılık Ltd. Şti. Tarafından düzenlenen 23.09.2014 tarih … no.lu “Kartvizit baskı, Etiket tasarım, Görsel satın alma bedeli, stand tasarım ve baskı” içerikli faturaların … markasına ait çalışmalara ait olduğunu, dilekçe ekinde sundukları,… Danışmanlık A.Ş. Tarafından düzenlenen 02.04.2915 tarih… numaralı “04/2015 Kreatif Hizmet Bedeli …”,… Danışmanlık A.Ş. Tarafından düzenlenen 01.09.2015 tarih … no.lu “09/2015 Kreatif Hizmet Bedeli …”, … Danışmanlık A.Ş. Tarafından düzenlenen 02.11.2015 tarih… no.lu “11/2015 Kreatif Hizmet Bedeli …”,Faturalarının da müvekkiline ait … markası üzerinde çalışmalar yaptığını ispatlar nitelikte olduğunu beyan etmiş ve ürün etiket görselleri ibraz etmiştir.
Davacı tarafça, davalı adına … başvuru numaralı 29,30,32. sınıf için tescilli … markasının, dava tarihinden önce 5 yıldan fazla bir süre kullanılmadığından bahisle iptalinin talep edildiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.
Davanın 04/08/2017 tarihinde açıldığı ve uyuşmazlık tarihinde 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlükte olduğu anlaşılmaktadır. 6769 Sayılı Kanun’un 9. Maddesinde;
- Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.
- Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:a ) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.b ) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.
- Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.” hükmü düzenlenmiştir.
6769 Sayılı Kanun’un 26. Maddesinde, madde de sayılan hallerde Kurum tarafından markanın iptaline karar verileceği düzenlenmiş, SMK 9/1-a maddesinde “9. maddenin birinci fıkrasında belirtilen hâllerin mevcut olmasının” iptal sebebi olarak Kurum tarafından dikkate alınacağı düzenlenmiştir.
6769 Sayılı Kanun’un Geçici 4. maddesinde;”
( 1 ) 26. madde hükmü yürürlüğe girene kadar, iptal yetkisi, anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılır.
( 2 ) 26. maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mahkemeler tarafından görülmekte olan iptal davaları mahkemeler tarafından sonuçlandırılır.
( 3 ) Mahkemelerin bu madde hükmüne göre vermiş olduğu kararlar kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından Kuruma resen gönderilir.”
6769 Sayılı Kanun’un 192/1-a maddesinde; ” ( 1 ) Bu Kanunun; a ) 26. maddesi yayımı tarihinden itibaren yedi yıl sonra yürürlüğe gireceği” düzenlenmiştir.
İptali talep edilen davalı markasının, 17/09/2009 tarihinde tarihinde 29/30/32. Sınıfta tescilli olduğu anlaşılmaktadır. Kullanılmayan markaların iptal edilerek Marka Sicili’nden silinmesi ve ticaret hayatına tekrar dahil edilmesinde, markayı tescil ettirmek isteyen kişi ya da şirketlerin yararı olduğu gibi kamu yararı da bulunmaktadır.
556 Sayılı KHK’da tescilden itibaren beş yıl süre ile kullanılmayan markaların hükümsüzlük davalarının düzenlendiği 42/1-c maddesi Anayasa Mahkemesi’nin 09/04/2014 tarihli ve 2013/147 Esas- 2014/75 Karar sayılı kararıyla, iptal davalarının düzenlendiği 14. Madde ise Anayasa Mahkemesi’nin 14/12/2016 tarih ve 2016/148 E., 2016/189 K. Sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesinde, mülkiyet hakkının sınırlandırılması yahut sonlandırılması sonucu doğuracak yasal düzenlemelerin Kanun ile yapılabileceği, KHK ile bu yönde düzenleme getirilemeyeceği açıklanmıştır.
Bu durumda Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesi de göz önüne alındığında, markanın kullanılmamasına bağlanan yaptırım konusunda yasal bir boşluk doğmuşsa da, geriye dönük olarak markanın kullanılma zorunluluğunun ortadan kalktığı ileri sürülemeyecektir.
Davalı taraf yasal mevzuattan kaynaklanan kullanma zorunluluğunun bulunduğu bilinmektedir. Markanın kullanıldığını ispat yükü davalıda olup, davalı tarafça markanın tescil edildiği, sınıf/alt sınıflar için pazar yaratmak yahut mevcut pazarı korumak amacıyla, temel işlevine uygun olarak, anılan ürünlerin ve hizmetlerin menşeini garanti edecek şekilde ve ciddi biçimde kullanıldığının ispatı gerekir.
Davalı tarafça kullanımı ispat yönünden bir kısım faturaların ibraz edildiği anlaşılıyorsa da, 10/07/2018 tarihli dilekçe ekindeki faturaların, davalıya ön inceleme duruşmasında verilen kesin süreye rağmen ibraz edilmediği gibi, bilirkişi incelemesi sırasında da sunulmadığı, faturaların davalı markasının tescilli olduğu emtiaların üretim, satışı ve ihracatına ilişkin olmadığı, “kreatif hizmet bedeli” açıklamalı olduğu, 6769 Sayılı Kanun’un 9/2 maddesinde açıklandığı şekilde markanın kullanıldığının ispatlanamadığı anlaşılmıştır. Sunulan ürün görselleri ve etiketlerinin sonradan üretilmesinin mümkün olduğu gibi, faturaların açıklandığı şekilde markasal kullanımı ispat özelliği bulunmadığından mahkemece davanın kabulü kararı yerinde olmakla birlikte, mahkemece 6769 Sayılı SMK 9/1 maddesi gereğince kullanmama nedeniyle iptal kararı verilmesi gerekirken, hükümde;”HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, ( iptaline )” şeklinde karar verilerek çelişki yaratılması yerinde görülmemiştir. Zira hükümsüzlük kararının sonuçları geriye etkili olarak doğarken, iptal kararının sonuçları dava tarihinden ileri doğru sonuç doğurmaktadır.
Bu husus davalı vekili tarafından da istinaf sebebi yapılmakla, davalı vekilinin istinaf başvurusunun kısmen kabulüne, mahkeme kararının kaldırılmasına, davalı markasının kullanmama nedeniyle iptaline karar verilmiş, tarafların kazanılmış hakları korunarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan gerekçe ile:
1-Davalı vekilinin istinaf başvurusunun KISMEN KABULÜNE,KISMEN REDDİNE,
2- İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 14.11.2018 tarihli 2017/154 E.- 2018/437 K. sayılı kararının 6100 Sayılı HMK 353/1-b-2 maddesi gereğince KALDIRILMASINA,
3-DAVANIN KABULÜNE,
4- Davalı adına tescilli, 2008/05084 numara ile tescilli … markasının 6769 Sayılı SMK 9/1 maddesi gereğince kullanmama nedeniyle İPTALİNE, 5-Karar kesinleştiğinde kararın TPMK’ya gönderilmesine,
Marka Kullanmama İptal Süresi 17911
Marka Kullanmama Beş Yıllık Sürenin Yeniden Başlaması
Marka Kullanmama Davası Marka Kullanmama Defisi
Kullanmama Davalarında Markanın Hangi Emtialarda Kullanıldığının Tespiti 10872
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/623641
