Tescil isteminde bulunan işletmeyi ve bu işletmenin mallarını diğer işletmelerden ve mallarından ayırt edici nitelikte olarak algılanamayacağı, tescili istenen mallar için basit ve çikolata kaplı barların kolayca kırılarak birbirlerinden ayrılabilmelerine imkan sağlayacak biçimde bütünüyle ve sadece işlevsel amaçlara yönelik genel bir şekildir…
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2010/7855 K. 2012/273 T. 17.1.2012
Davacı vekili, müvekkili şirketin 70 yılı aşkın zamandır çikolata ve gofret tipi ürünleri üzerinde dünya çapında kullandığı tanınmış ‘KİTKAT’ markasının sahibi olduğunu, bu markalı ürünlere ait özgün ürün şeklini tanıtmak ve marka ile özdeşleştirmek için geniş çaplı tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdiğini, söz konusu şeklin marka olarak tescili için davalı kuruma yaptığı başvurunun ayırt edici olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini, ret kararının yerinde olmadığını ve başvuru konusu şeklin birçok ülkede tescil edilmiş bulunduğunu ileri sürerek, TPE YİDK’nın M-1467 Sayılı kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, ilk kez davacı tarafından yaratılmış olan şeklin 556 Sayılı KHK’nun 7/a,c,d ve e bentleri kapsamında marka olarak tesciline engel bir halin bulunmadığı, anılan işaretin ülkemiz ile aynı marka mevzuatına sahip OHIM tarafından ve tüm AB ülkelerini kapsar biçimde tescil olunduğu, davaya konu başvurunun reddinin Paris Sözleşmesi’nin 4. mükerrer 6. ile TRİPS Sözleşmesi’nin 15. maddesi hükümleri karşısında reddinin doğru olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, TPE YİDK’nun 26.7.2007 tarih 2007-M-1467 Sayılı kararının iptaline karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Başvuru konusu ikili çikolata bar şeklinin tescil ettirilmek istendiği çikolata bar ürününün ortalama alıcıları tarafından 556 Sayılı KHK’nin 7/1-a maddesinin atıfta bulunduğu 5. maddesi uyarınca tescil isteminde bulunan işletmeyi ve bu işletmenin mallarını diğer işletmelerden ve mallarından ayırt edici nitelikte olarak algılanamayacağı, tescili istenen mallar için basit ve çikolata kaplı barların kolayca kırılarak birbirlerinden ayrılabilmelerine imkan sağlayacak biçimde bütünüyle ve sadece işlevsel amaçlara yönelik genel bir şekil olduğu bilirkişi raporlarında açıklanmıştır. O halde davaya konu başvurunun ayırt edici niteliğe sahip olduğu söylenemez.
Ayrıca, TRIPS 15. maddesi uyarınca bir işaretin marka olarak korunabilmesi için ayırt edici niteliğe sahip olması gerektiği gibi, Paris Sözleşmesi’nin 4. mükerrer 6. maddesi gereğince bir birlik ülkesinde tescil edilen markanın birlik üyesi diğer ülkelerde kabul edilip korunabilmesi için de; aynı maddenin B.(2) bendine göre ayırt edicilik vasfına haiz olması zorunludur.
Bu itibarla, davaya konu başvurunun tescili istenen emtia yönünden özgün bir tasarım oluşturan şekil markası olarak kabul edilemeyeceği dolayısıyla da ayırt edici olmadığı dikkate alınmadan yazılı şekilde TPE YİDK kararının iptaline karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.
Soyut Ayırt Edicilik Somut Ayırt Edicilik
Fırınburger, Kullanımla Ayırt Edicilik Kazanma, Bilirkişi Görüşü 1985
Markanın Ayırt Edicilik Kazanması
Tasarım Bilgilenmiş Kullanıcı Gözünden Ayırt Edicilik
