Tanınmış markanın aynısını veya benzerini tescil ettirmek tek başına kötü niyetli marka tescili olarak yorumlanamaz. Zira kanun koyucu, tanınmış markanın aynısı veya benzerini tescil ettirmeye KHK’nın 8/4 (6769 s. SMK’nın 6/5 m) maddesinde ayrı bir sonuç bağlamıştır.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2020/7912 E. , 2022/2683 K.
Yapılan yargılama sonucunda, bilirkişi raporuna itibar edilerek, sonsuz seçeneğe rağmen, enerji sektöründe faal olan davalının “Kaco” ibaresini esas unsur mahiyetinde dava konusu tescillere konu etmesinin haklı bir gerekçesi bulunmadığı,
bulunduğu sektör itibariyle davalının, davacı yabancı firmayı objektif olarak bilebilecek konumda olduğu, yurtdışında pekçok ülkede bu ibareyi tescillemiş bulunan ve kullandığı anlaşılan davacı firmanın Türkiye’de de marka ile ilişkilendirilen faaliyetleri olduğu,
ayrıca davacı firmanın Türkiye’de aynı ticaret unvanını taşıyan, hakim ortağı olduğu şirketi kurmak suretiyle Türk pazarına girmekle dolaylı olarak kendisi ve markasıyla ilişkilendirilecek yatırımlar yapmış olduğu,
fuar ve tanıtımlara katıldığı, davacının Türkiye’de bu marka altında fiili bir önceliği bulunduğu
davacı firmanın, Dünya’da yaygın marka tescillerinin bulunması sektörel tanınmışlık seviyesini gösterdiği,
“KACO” ibaresinin her iki şirkette de unvan kılavuz sözcüğü olduğu,
dolayısıyla davacının marka bakımından gerçek hak sahipliğini kanıtladığı, davalının ise, kötü niyetle markayı tescillediği ve basiretli bir tacir gibi davranmadığı, dolayısıyla davalıya ait her iki markanın da emtia ayrımı olmadan hükümsüz kılınması gerektiği,
ayrıca www.kaco.com.tr şeklindeki alan adının davalı tarafından kendi adına kaydedilmesinde meşru bir hak ve sebep ortaya konulmadığı,
alan adı ile marka esas unsuru çakışmakta olup, alan adı markanın akıbetine tabi olacağından davacının marka üzerindeki öncelik hakkının, alan adı bakımından da işlevsel olduğu, neticeten gerek 2011/46051 nolu 7 ve 9. sınıfta kayıtlı, 2014/05323 nolu 35.sınıfta kayıtlı (7. ve 9.sınıfa giren malların pazarlamacılığı, mağazacılığı) markaların hükümsüzlük şartları, gerekse alan adının iptal şartlarının oluşmuş olduğu,
gerekçesi ile, davanın kabulüne, davalı adına kayıtlı 01/06/2011 tarihli 2011/46051 nolu “K KACO” ve 22/01/2014 tarihli 2014/05323 nolu “K KACO” markalarının hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine, ihtiyati tedbir kararının karar kesinleşinceye kadar devamına, kesinleştiğinde kendiliğinden kalkacağına, davalı tarafından alınan “www.kaco.com.tr” alan adının üzerine konulan ihtiyati tedbirin karar kesinleşinceye kadar devamına, alan adının iptal ve terkinine, ODTÜ Alan Adları Yönetimine karar kesinleştiğinde bildirilmesine, devir isteklerinin reddine, belge sunulmadığından özel vekâlet ücreti ile ilgili talebin kanıtlanmaması nedeniyle reddine karar verilmiştir.
Karara karşı, davalı vekili tarafından temyiz kanun yoluna başvurulmuştur.
1- Dava, KACO ibareli marka üzerinde gerçek hak sahipliği, ticaret unvanı, tanınmışlık ve kötü niyet hukuki sebep ve vakıalarına dayalı olarak davalı markasının hükümsüzlüğü ve alan adı terkini istemine ilişkindir.
Dairemizin 20.11.2018 tarihli ve 2017/1345 E., 2018/7216 K. sayılı bozma ilamında kötü niyet iddiası yönünden; “… Davalının, davacı tarafın yurt dışında tescilli tanınmış marka ve ticaret unvanı ile onun gerçek hak sahibi olduğu markaya benzer başvuruda bulunması kötü niyetli marka başvurusu olarak kabul edilerek hüküm kurulmuştur.
Oysa tek başına tanınmış markanın aynısı veya benzerinin kötü niyetli marka başvurusu olarak kabulü mümkün değildir.
Zira tanınmış markanın benzerinin tescil olunmasının müeyyidesi, Türkiye’de tescilli markalar yönünden KHK’nın 8/4.maddesinde, yurt dışında tescilli markalar yönünden ise Paris Sözleşmesi birinci mükerrer 6 ve TRIPs Sözleşmesinin 16.maddesinde gösterilmiştir. Keza gerçek hak sahipliği ve ticaret unvanına dayalı öncelik talepleri konusunda da KHK’nın 8/3 ve 8/5.maddesinde ayrı düzenlemeler bulunmaktadır.
Mahkemece yazılı gerekçeyle, davalının kötü niyetli marka başvurusunda bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar vermesi yerinde görülmemiş, hükmün bu sebeple de davalı taraf yararına bozulması gerekmiştir” gerekçesiyle bozulmuştur.
Kötü niyetle marka tescilinin varlığı her somut olayda değişmekle birlikte, Dairemizin bazı yerleşik uygulamalarına (01.03.2021 T. ve 2020/1726 E. – 2021/1838 K.; 03.03.2021 T. ve 2020/1913 E. – 2021/1928 K.) göre; daha ziyade markanın ticari faaliyetlerde ayırt edici işaret olarak kullanılması amacıyla değil, başkalarının ticaretine engel olmak, daha önce verilmiş bir mahkeme kararının etkisini azaltmak ya da veya kendisine duyulan güveni kötüye kullanarak markayı kendi adına tescil ettirmek, sözleşme hükmüne aykırı olarak markayı adına tescil ettirmek gibi hususlar genel kötü niyet sebepleri olarak görülmektedir.
Bu anlamda tanınmış markanın aynısını veya benzerini tescil ettirmek tek başına kötü niyetli marka tescili olarak yorumlanamaz.
Zira kanun koyucu, tanınmış markanın aynısı veya benzerini tescil ettirmeye KHK’nın 8/4 (6769 s. SMK’nın 6/5 m) maddesinde ayrı bir sonuç bağlamıştır.
Böyle bir durumda, hangi mal ve hizmetler yönünden markanın tescilli tanınmış markaya zarar verecek veya haksız yararlanmaya sebebiyet verecek ise sadece o markalar yönünden başvuru reddedilecektir.
Oysa kötü niyetli marka tescilinde, kötü niyetin bölünmezliği ilkesinden hareketle başvuru konusu tüm mal ve hizmetler yönünden marka başvurusunun reddi gerekmektedir.
Kötü niyetin tezahürü değişik şekil ve koşullarda olabilir. Bu anlamda marka tescilini kullanarak başkalarının ticaretine engel olmak, bu amaçla şantaj yapmak ve para koparmak, markayı satmayı teklif etmek gibi eylemler olabilir. Kötü niyetin varlığını ispat bunu iddia eden davacı tarafa aittir.
Mahkemece, bozmaya uyularak karar verilmiş ise de,
sırf işaretsel benzerlikten yola çıkılarak, davalı tescilinin kötü niyetle yapıldığı olgusuna ulaşmak mümkün olmadığı,
ihtimaller üzerinden hareketle davalının ileride davacının ticaretine engel olabileceğinin kabulü doğru olmadığı gibi,
tek başına kötü niyet emaresi olarak görülemeyeceği,
her ne kadar başvuru markasını hangi etkiden ilhamla somutlaştırdığını belirtme zorunluluğu bulunmasa da,
davalı “Kaliteli Kalıcı Çözümler” ibaresinin kısaltması olarak bu ibareyi tescil ettirdiğini ileri sürmüş olup, başvuru tarihi itibariyle hiçbir marka tescili bulunmayan bir sözcük yönünden mahkemece davalı savunmasına itibar edilmeyerek buradan kötü niyet algısı çıkarılması da doğru görülmemiş olup, markanın kötü niyet sebebiyle hükümsüzlüğüne ilişkin mahkeme gerekçesi yerinde değildir.
O halde mahkemece, önceki bozma ilamı kapsamında,
davacının, davalının marka başvurusundan önce Türkiye’de “KACO” ibaresine ayırt edicilik kazandıracak ölçüde yoğun ticari faaliyet icra ederek KHK’nın 8/3 maddesi uyarınca önceye dayalı hak elde edip etmediği,
davacıya ait markanın Türkiye’deki yoğun marka kullanımı ve tanıtımı sonucu ilgili sektörde Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6. maddesi ile TRIPs Sözleşmesinin 16. maddesi anlamında tanınmış marka haline getirip getirmediği,
hususları değerlendirilerek gerek markanın hükümsüzlüğü gerekse alan adı tahsisinin iptali istemleri yönünden sonucuna göre karar vermek gerekirken hatalı değerlendirmeyle karar verilmesi doğru görülmemiş ve hükmün davalı yararına bozulması gerekmiştir.
Tanınmış Markalarda İltibas 2315
Marka Başvurusunda Kötü Niyet, Kullanılmayan Markanın Tekrar Başvurulması
Marka Kötü Niyetin Bölünmezliği 1360
